Mon deuxième post sur le transfert de technologie (après celui sur les systèmes nationaux) traite de la micro-économie de l’activité. Il est motivé par l’excellent article de Nature intitulé Keys to the Kingdom et sous-titré Ce que vous devez savoir sur votre bureau de transfert de technologie.

Avant de résumer son contenu, permettez-moi de vous rappeler les articles qui couvrent déjà le sujet de sorte que vous en conviendrez, ce n’est pas un sujet nouveau pour moi et je considère aussi qu’il est important:
– Licences et start-up universitaires en mai 2010 (www.startup-book.com/fr/2010/05/04/licences-et-start-up-universitaires) suivie
– Licences et start-up universitaires (la suite) en juin 2010 (www.startup-book.com/fr/2010/06/15/licences-et-start-up-universitaires-la-suite)
– Que demandent les universités aux start-up pour une licence de propriété intellectuelle? en novembre 2013 (www.startup-book.com/fr/2013/11/05/que-demandent-les-universites-aux-start-up-pour-une-licence-de-propriete-intellectuelle)
– Les universités doivent-elles s’enrichir avec leurs spin-offs? en juin 205 (www.startup-book.com/fr/2015/06/09/les-universites-doivent-elles-senrichir-avec-leurs-spin-offs)

Co-écrit par 18 personnes de Stanford, Oxford, Harvard, l’Université de Californie à San Francisco et l’University College de Londres, l’article décrit ce que devraient connaître les gens intéressés à obtenir une licence sur de la propriété intellectuelle pour créer une start-up. Le document commence par « Comme […] entrepreneur universitaire, vous ferez face à de nombreux défis » et le second paragraphe suit avec « En outre, vous aurez très probablement à négocier avec le bureau de transfert de technologie de votre université (TTO) une licence de propriété intellectuelle (PI) en rapport avec votre recherche. »

Quels sont ces défis liés au TTO? Ils sont écrits dans l’article en caractères gras comme suit: Surmonter l’asymétrie d’information – De longues négociations – L’inexpérience – le manque de financement – Les règles sur le conflit d’intérêt – Utiliser un avocat expérimenté. Cela signifie que comme futur entrepreneur, vous devriez être prêt et idéalement être informé sur le sujet.

Les défis

Le principal défi semble être la complexité administrative et l’opacité (page 1), y compris la confidentialité des contrats, qui rend difficile pour les observateurs extérieurs la compréhension des termes équitables d’un contrat (page 1 à nouveau). Et, ils concluent presque leur article par: « En effet, même pour les universités pour lesquelles nous disposons de données en ce qui concerne les politiques de prise de participation (equity), il a été souvent difficile de les trouver, cachées profondément dans un fouillis de jargon juridique. À cette fin, nous encourageons les universités et les instituts de recherche qui reçoivent des fonds publics à être totalement transparents dans leurs politiques d’equity et de redevances (royalties), et à ne pas utiliser ces asymétries d’information comme un avantage de négociation contre des […]entrepreneurs en herbe ».

A la page 2, je note:
– Une négociation peut être longue (6-12 mois, voire 18 mois) et une façon de faire court est d’accepter les termes proposés.
– Une façon d’atténuer l’inexpérience est de « préparer un plan d’affaires adéquat ou une stratégie pour votre PI avant d’approcher votre TTO » ou « d’amener avec vous des membres de l’équipe ayant une expérience préalable dans […] la commercialisation pour améliorer la crédibilité de votre équipe ».
– Le manque de financement peut être partiellement résolu par la signature de «contrats d’option de licence ».
– Les règles sur le conflit d’intérêt « existent pour empêcher les universitaires de jouer des deux côtés de la négociation d’un accord de licence ou de consacrer trop de temps à des obligations non académiques ». En outre, « les TTOs représentent les intérêts de l’université (et non les universitaires), mais l’universitaire est techniquement un employé de l’université. «Notre politique est de ne jamais négocier directement avec l’universitaire», dit un représentant de TTO américain ».
– Un avocat expérimenté est conseillé pour évaluer la qualité de la propriété intellectuelle, mais aussi parce que « […] les entrepreneurs échouent souvent à apprécier le coût d’opportunité pour le TTO dans l’octroi de licences. Si une technologie est octroyée à une équipe inefficace (en particulier avec une licence exclusive), l’université renonce à tout succès ou revenu qu’elle aurait pu avoir d’une licence de la technologie à un partenaire de l’industrie mieux organisé. De plus les universités ont des ressources humaines et des moyens limités pour protéger la propriété intellectuelle, et, pour cette raison, préfèrent une licence technologique aux équipes qu’elles estiment bien préparées pour la commercialiser ».

Les termes de la prise de participation (equity)

« Peut-être la différence la plus frappante entre les États-Unis et le Royaume-Uni concerne les termes de la prise de participation (equity). Au Royaume-Uni, un accord de licence typique est un partage 50/50 rarement négociable entre l’université et l'[…] entrepreneur universitaire, alors que les personnes interviewées dans les universités américaines ont indiqué des prises de participation négociables de l’ordre de 5-10% ».

Vous comprenez maintenant pourquoi je disais dans mon précédent post que je ne suis pas convaincu de prendre le Royaume-Uni comme une référence. La pratique des États-Unis montre qu’il y a de place dans le débat. Vous pouvez vérifier à nouveau dans mon article de novembre 2013, qu’un accord typique est soit de 10% d’equity à la création ou de 5% après un financement important. Très rarement plus.

Là encore, les auteurs mentionnent que « les fondateurs aux États-Unis souvent ne réalisent pas que certains termes de deal sont négociables, y compris les frais initiaux, les paiements d’option, l’equity, les paiements de redevances (royalties), les paiements intermédiaires, les territoires couverts, le domaine d’utilisation et l’exclusivité par rapport à la non-exclusivité » et que aussi, « au Royaume-Uni, les termes de licences sont souvent perçus comme étant non négociables, bien que ce soit pas toujours le cas. En fait, de nombreuses politiques d’universités indiquent explicitement que les termes des contrats sont négociables ». Cela peut par contre rendre le processus plus long.

À la page 4, les auteurs ajoutent: « Il est difficile de comprendre la justification des TTO britanniques, comme Isis Innovation d’Oxford, qui prennent 50% du capital d’une entreprise à la formation, ce qui après l’investissement peut laisser l’entrepreneur académique avec une très faible participation dès le lancement, pour ce qui était probablement des années de travail, et qui demandera encore beaucoup plus de temps et d’argent pour le développement à venir » et en fait « les données suggèrent que les TTOs qui demandent moins au début et laissent plus à l’universitaire et aux investisseurs qui vont effectivement développer l’idée plus avant est payante à long terme. Autrement dit: détenir une petite part de quelque chose est a encore plus de valeur qu’une plus grande part de rien du tout ».

Le mystère des redevances (royalties)

« Il est également intéressant de noter que, même si une discussion sur les redevances était hors de portée de cette étude, il ressort clairement de notre recherche que de nombreux TTO académiques « doublent la mise » en demandant prises de participations (equity) et redevances (royalties) significatives. » Mais encore une fois « peut-être plus inquiétante que les parts démesurées d’equity et de redevances que les universités revendiquent est le manque de transparence de la part de nombreuses universités sur cette question cruciale ».

Ma conclusion : tout entrepreneur en herbe devrait lire ce court document de 5 pages et être prêt à négocier. J’aimerais autant que les auteurs que les universités et les instituts de recherche soient totalement transparents dans leurs politiques d’equity et de royalties, mais je suis également conscient de la position éventuellement affaiblie des universités qui le feraient.